​​作者：何放 王波 

一支小水笔，市价可能也就三五元钱，在我们的日常生活中是如此“熟视”，以至近乎于被“无睹”，谁又能想到小小水笔也能引发轩然大波？但现实从不缺乏意外：2017年4月12日，上海晨光文具股份有限公司（以下简称“上海晨光”）诉得力集团有限公司（以下简称“得力集团”）和济南坤森商贸有限公司（以下简称“济南坤森”）生产、销售的A32160型号水笔侵犯上海晨光第200930231150.3号外观设计专利权一案宣判，得力集团生产的该型号水笔被认定侵犯上海晨光的外观设计专利，需要承担停止侵权及高达10万余元的赔偿责任。

该案所涉产品仅为小小水笔，案情却一波三折，原被告双方在无效、诉讼各程序中有过多次交锋，案件本身又涉及了较前沿的法律问题，因此最终该案被最高人民法院法院选为2016年度中国法院十大知识产权案例，该案同时被入选为上海知识产权法院发布的“2016年度二十大典型案例”，可谓是小水笔引发的大案件，下面简述案情并披沙拣金以供玩味。

原告自行设计了笔(AGP67101)的外观，并就该设计申请获得了涉案专利。2015年11月，原告发现翔旺商店所售涉案产品的外观与涉案专利极其相似涉嫌侵权，经查，涉案产品系得力集团所产。原告遂委托金杜律师事务所对该涉嫌侵权的行为进行调查、取证、评估，并于2016年1月向上海知识产权法院起诉。

诉讼过程中，得力集团积极应诉，提交管辖权异议、管辖权异议上诉以争取时间，并在2016年3月向国家知识产权局请求宣告涉案专利无效。双方的正面交锋移师专利复审委无效程序。上海晨光方面金杜律师事务所应对该无效请求，找出了涉案专利与无效证据在笔杆、笔帽、笔夹的形状、比例等六个方面的差异，驳斥了得力集团的无效主张。国家知识产权局专利复审委员会于2016年8月23日即出无效决定，维持涉案专利有效。自此双方交锋再度回到侵权诉讼程序。

2016年4月至10月，上海知识产权法院举行多次庭审，上海晨光方面由金杜律师事务所合伙人何放及其团队律师王波作为代理律师。原被告双方在被控设计是否落入涉案专利保护范围、被控设计是否属于现有设计、被控产品获利数额等多个方面形成争议焦点，其中尤以侵权比对为最大看点。

本案中，涉案专利为外观设计，专利产品名称是笔，授权公告文本中的图片为黑白线条图，且简要说明中注明设计要点是笔帽的形状，笔帽形状为渐变效果，未请求保护色彩。被控设计与专利图片的一个区别之一是被控设计的笔身上有黄、白两种颜色变化所形成的方格形图案。原被告双方分歧最大的是被控侵权设计笔身上的图案是否应当列入考虑。涉案专利与被控设计对比图如下：

原告观点认为，在涉案专利授权文本的简要说明中未请求保护色彩的情况下，确定涉案专利保护范围时应当将色彩这一要素排除在外，以专利图片和简要说明为准，重点考虑笔的形状要素。被控产品的图案并非立体图案，不是由于类似浮雕那样的由于形状改变而产生的图案，而完全是来自于颜色的变化，本质上属于色彩要素，应当不予考虑。否则侵权人能够通过简单地变换笔身颜色就轻易规避外观设计专利，使外观设计专利失去实际意义。

但被告认为被控设计笔身上的图案对整体视觉效果影响很大，从而普通消费者能够轻易根据图案的区别区分涉案专利设计与被控产品，因此黄、白颜色形成的网格图案应当予以重点考虑。

法院就此问题认为：涉案专利授权公告文本中未明确要求保护色彩，被诉讼侵权设计在采用与授权外观设计近似的形状之余，附加的色彩、图案要素对侵权判断不具有实质性影响。否则他人即可通过在外观设计专利上简单增加图案、色彩的方式轻易规避专利侵权，有悖于专利法鼓励发明创造的立法本意。最终未采纳被告意见。

我们赞同法院的观点。确定外观设计保护范围和外观设计侵权比对是两个不同但相互联系的过程：确定保护范围是侵权比对的前置程序；侵权比对应当在保护范围内比对。《专利法》第五十九条明确规定，确定保护范围时，应当以公告的图片为准，简要说明用于解释外观设计。本案中涉案专利的简要说明未要求保护色彩，并强调设计要点在于笔帽形状，那么确定保护范围的步骤中就应当排除色彩要素；相应地，在比对步骤中就不应当再将已经排除的色彩要素作为比对对象，否则逻辑上确认保护范围就没有意义。如果真如被告所言，在比对时将仅仅由色彩变化导致的图案作为比对对象，则一来与确认涉案专利的保护范围的步骤有矛盾，二来确实会导致法院所述的非常消极的社会效果。因此水笔虽小，看点却多，同时也为企业敲响警钟：在经营和发展过程中，即使对小如水笔的产品，也应当注重产品研发、评估知识产权，否则法律很严肃，后果很严重。

题外编

事实上本案上海晨光与得力集团因为小小水笔的纠纷在上海知识产权法院还另有一几乎平行进行的侵权诉讼案，涉及上海晨光的另外一个专利，涉案的产品是得力集团的另外两款水笔，并且也已经宣判，判赔额高达103,000。得力集团作为反制措施，还曾经在宁波市中级人民法院以一个文具票夹专利和一个油墨瓶专利起诉上海晨光，两案索赔合计400万。但宁波两案在金杜律师事务所的努力下，在无效程序中将得力集团的两涉案专利成功宣告无效，迫使得力集团在宁波中院撤诉，最终上海晨光在这一系列专利侵权案件中取得了完胜。金杜律师事务所负责专利无效程序的是合伙人楼仙英、刘迎春和苏娟女士及其团队律师范成骥。

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