美国如何认定商标平行进口是否违法？

——访问美国纽约的行程记录三

3月下旬起，受美国政府邀请，我访问美国，行程主要目的是了解美国的知识产权制度。访问第二周的周一，我们先后拜会了纽约Wiggin and Dana律师事务所和Pryor Cashman LLP律师事务所。本次拜访的两家律所都在纽约核心办公区，办公场地宽敞，装修豪华，窗外或者是漂亮的河景，或者就是举世闻名的苹果倒计时。下面是对行程的一些简要记录。

Wiggin and Dana律师事务所接待我们的四位律师均为专利律师，都有在医药、化学、生物方面的专业的专业背景。在交流中，中方访问人员询问了一个问题： 专利案件涉及复杂技术，为什么不懂技术也不懂法律的陪审团却能决定案件结果？回答是：专利诉讼中，最重要的是交叉质询证人，如果证人说谎，即便是普通人也可以看出来。美方律师举了一个其亲身经历的案件，以诉讼中涉及技术文档是否由某一专家亲自写成，从表面证据看，这个专家该做的都做到了，但交叉质询时，在场的每一个人都看出来，这个技术文档实际并不是他写的。

美方还以专家证人制度为例解释，美国诉讼的证人分两种：事实证人和专家证人，理论上，专家证人应当客观公正，但实际他是收费的，因此中立性无法保证，对此的制度制衡就是，诉讼中的双方都可以请专家证人，因此，通过双方证人的阐释，不懂技术的普通人也可以比较出双方争议的关键所在。

笔者询问了美国专利法修改的情况，美方介绍了几个制度改变，因为说的比较快，笔者只记下了提纲：1、公知技术（prior art；）2、增加了对现存专利的挑战规定，现在的专利在授权前会面临更多异议；3、与欧洲专利法接轨，授权专利时的流程将改变，目前美国的专利无效诉讼由法院审理，但新法增加了美国专利商标局审理专利异议案的程序，比如软件专利和商业模式专利将有各种挑战机会。4、2013年3月16日起，从专利授权发明在先原则转为申请在先原则。5、专利侵权案和专利是否成立的案件将分开审理。

最后，美国律师们提到了法院专利法官的选择，对专利案件的审理，下级法院法官权力很大，很多法官很喜欢办专利案，但没有专利法官专业化，而是摇奖式确定法官。

当天下午，我们又拜访了另一家Pryor Cashman LLP律师事务所。一位该所合伙人向我们介绍了美国各项知识产权制度。美国的商标、版权、专利法律都有宪法基础，几个世纪前宪法颁布时就有相应的规定，美国的外挂设计保护期为14年，植物新品种也是14年。

笔者询问了商标不同类别冲突如何解决的问题，比如游戏软件在第9类，在线游戏在41类，如果两家公司各在一个类别获得商标注册，都运营游戏，如何解决冲突。美国律师的答复是：美国不太会出现这个问题，因为，美国是使用在先原则，哪个公司取得商标权取决于其是否先使用了商标而不是注册了商标。同行者询问：给商品做广告算不算使用证据？答复是不算充分证据，产品是否在销售更为关键。继续询问：许可他人使用算不算使用？答复是，取决于被许可人，如果其使用了，效果归于授权人。

我们还询问了关于商标平行进口在美国是否构成侵权问题，美方的答复是，最高法院刚就一例版权的平行进口做出了裁定（当时这位律师没有提到这个案件，但后来笔者在圣路易斯遇到的律师提到过这个案件，美国的教科书卖100美元一本，海外国家卖5美元一本，如果商人从海外进口，最高法院认为不算侵权）。他介绍了两个比较，马来西亚的手表和美国同一品牌，进口到美国，不算侵权，因为手表各地都一样，但马来西亚的巧克力，如果和美国的口味成分不同，即便品牌一样，进口到美国还是会构成侵权。美国商标权人非常重视商标保护，因为如果不对侵权行为维权，其将丧失商标权利。

笔者联系乔布斯形象被制成玩偶销售的案例询问了美国死者肖像权是不是受法律保护的问题，因为根据一般法理，肖像权是人身权，死后不受保护。美方的答复是，这在美国受州法管辖，各地不同，比如加州，死者的姓名和肖像都受保护，纽约的规定没加州那么多，但也保护死者肖像权。

美方还介绍了商业秘密法的问题，商业秘密是最难创造，但最易被侵权的权利，在美国商业秘密受州法保护，联邦有统一的《商业秘密示范法》，50个州中有47个接受了该法，但马萨诸塞州、纽约州和德克萨斯州的法律和其他地方略有不同。关于商标，除了缩写为TM的TradeMark外，美国还有SM（服务商标）的用法，即ServiceMark。

这篇写的比较凌乱，因为和美国律师的交谈不是介绍制度，而是互动的会谈，因此笔记较少，论题也比较分散。写就此文时，笔者正在洛杉矶的候机楼等待回国的班机，纽约之后后面还有圣路易斯、盐湖城、旧金山三站的知识产权访问，很多内容也非常精彩，笔者回国后将继续整理笔记和大家分享。

最后，上述行程的记录都是亲身经历，我整理笔记时发现很多内容也不够全也不够准确，出于分享的考虑才发到网上，因此欢迎大家指正。由于美国对个人信息的保护非常看重，因此，除非获得对方同意，我不能把会谈中遇到的对方的姓名及工作发到网上，也请大家见谅。

作者：游云庭，上海大邦律师事务所合伙人，知识产权律师，电话：8621-52134900，Email: yytbest@gmail.com，本文仅代表作者观点。更多精彩知识产权法律内容，请访问：www.legalservice.cn（中文）www.chinaiplawyer.com（英文）。